作出是否申请专利的决策

申请专利

申请专利是企业技术创新获得专利权的唯一途径，也是企业实施专利战略的基础性工作。很难想象，一个企业的专利特别是基本专利拥有量极少，但其专利战略的运用会很成功。专利申请量的多寡与一个企业的经济实力有内在联系，世界上财力雄厚的大企业大都是专利申请量和专利权拥有量的大户。通过专利申请获得专利权后，企业就可以利用专利权的高度独占性，开拓、控制和占领市场，最终赢得市场竞争优势。专利保护也是一种严格的法律保护。企业获得专利后，可以有效地防止他人擅自实施。可以说，一个企业专利战略的成功与失败，与其专利申请工作做得如何有很大关系。因此，原则上讲企业对其创新成果只要具备专利性，就应当考虑申请专利，从而获得专利法的保护。

但是，申请专利并非在任何情况下都是合适的。撇开有些技术创新成果不在专利保护范围之内从而无法通过申请专利获得专利保护不说，申请专利本身也存在一些问题。例如，申请专利要缴纳费用，获得专利权后每年仍要缴纳专利年费，这对企业来说是一笔固定的开销;发明专利申请审批周期较长，如果发明的经济寿命不长，即使获得专利权，经济利用价值也不大;申请专利成功后所获得的专利还受时间性、地域性限制。再有专利的申请意味着技术方案的公开，这样容易导致竞争对手围绕该技术开发出更先进的技术去申请专利，反过来对自己的专利形成包围圈，从而使自己的专利丧失活力，甚至面临被淘汰的危险。特别是如果专利申请文件公布后最终未获得专利权，所受到的损失会更大。

因此。企业是否申请专利需要结合自己的经营发展战略，从技术、经济、法律、市场等方面综合权衡后决策。一般地说，如果某项创新成果具有专利性，构成专利主题时，在下列情况下具有申请专利的必要性：

1.从竞争战略角度考虑应申请专利的情形

这类情形主要有：

技术比较复杂、竞争对手难以绕过去的比较重要的技术创新成果，如企业的基本发明。

通过申请专利能有效地控制竞争对手的技术创新成果，如日本企业向我国大量申请稀土制品技术专利就是从遏制我国企业竞争的角度考虑的。

通过专利申请和确权能有效地防止竞争对手控制自己。例如，为了防止竞争对手对自己研究、开发的技术成果申请专利，企业对自己打算不实施的发明创造申请专利。这是企业设置障碍保护自己的做法，可以预防竞争对手利用专利权攻击自己。

上述从竞争战略的角度考虑应申请专利的情形，也体现了企业专利申请的“垄断性原则”尽管从目前来看申请专利在经济上不能带来直接的利益，如难以实现工业化，但从企业的长远利益考虑需要掌握未来技术市场的控制权，故仍有必要申请专利。从国际上看，越来越多的企业为了保持未来的竞争优势，不断加强了专利申请活动。大量的专利在保护期限内没有被实施有多方面原因，而为了获得对技术的长期控制权、获得未来的竞争优势，应当说也是相当一部分专利在保护期限内没有得到实施的原因之一。

对于上述为了实现竞争战略目的而申请专利的情形，国外学者也有认同。如美国学者Stephen C.Glazier认为：在很多情况下，申请专利是为了达到一定的商业目的使竞争对手无法进入某产品或业务的市场。许多专利的产生并不是需要有某种技术，也不是因为有了了不起的新技术，而是因为要保护某产品。当计划将某新产品或新业务供应给市场时，供应者总是试图禁止竞争的发生。为此，供应者采取某种策略打击将来可能出现的竞争对手。在可能的情况下，这种策略将包括知识产权策略，而知识产权策略又将包括专利策略。然后，申请并获得专利，以保护已投入市场的产品或业务。

还值得特别警惕的是，近几年来，国外跨国公司在我国的专利申请特别是发明专利申请有不断上升趋势，而且在很多关键领域占据了主导地位。从其申请已经获得专利的发明看，其权利要求和技术说明往往很宽泛，能最终付诸实施的实际上只是一部分。其在我国申请专利的目的，很多是出于“圈地”考虑，也就是为了排挤我国竞争对手，确立自己的技术在中国市场的垄断地位。国外企业这种专利申请的竞争战略值得我国企业借鉴和警惕。

为迷惑竞争对手而制造假象申请专利。例如，在特定情况下，企业为了避免使自己的技术开发战略被竞争对手获悉，在将认为符合专利条件的项目申请专利的同时，也有意将认为不具备专利条件的项目申请专利，旨在迷惑竞争对手，给其产生错误信息。

再如，倘若企业的技术创新成果是对竞争对手的主要优势，那么有必要通过申请专利维持这一优势。

2.从技术开发难度的角度考虑应申请专利的情形

这类情形主要有：

竞争对手容易通过反向工程获得该发明创造成果技术要点的;

属于那些市场潜力较大但创造性较低的发明创造成果。这类成果由于创造性较低，能比较容易地由他人开发出来，应及时申请专利，否则容易坐失商业机遇。

3.从法律保护与利用角度考虑应申请专利的情况

企业申请专利的目的不在于自己利用，而主要是实施专利有偿转让战略时，有必要申请专利。另外，考虑专利产品容易被他人仿制，也有必要申请专利。像药品一类的产品研究、开发时间长，耗资巨大，从法律保护角度看显然也应申请专利。西方一些药品制造商在选择生产药品的方案时，不仅仅考虑药品的临床效果，而且要考虑哪种方案能够获得最有力的专利保护。

4.从市场的角度考虑应申请专利的情形

专利权的获得与维持需要承担一系列费用，如申请费、审查费、专利年费等。如果一项专利申请获得专利权后没有多大市场需求，不能为企业创造一定的经济效益与社会效益，那么这项专利申请在经济上就是不合算的，在一般情况下不值得申请。对那些市场应用前景好、经济价值大的创新成果，一般应申请专利。企业在专利申请前对该技术实施的市场前景、潜在消费者、国内外市场动态等做出比较全面的了解，有助于正确决策是否申请专利。市场因素还涉及到企业对新开发的产品抢先占领市场的问题，因为一旦市场被竞争对手抢了先机，将给企业造成极大的被动，而抢占市场先机的重要手段是将新技术“披上专利的铠甲”。

市场因素在决定是否申请专利方面的重要性，已经为国内外一些企业充分认识。这里不妨以美国电话电报公司和日本日立公司的观点为例略加介绍：

美国电话电报公司知识产权部主张，公司各项发明是否申请专利，除了考虑发明的技术水平和先进性外，市场也是重要的考虑因素。因为企业组织技术开发和发明创造的目的就是为公司取得经济效益，为公司占领市场作出贡献。在该公司提出的衡量某一发明是否申请专利的因素中，市场因素就是重要因素之一，如该发明的市场潜力、市场对该发明的要求、该发明能占领市场的范围和程度等。该公司对每一项发明都要进行市场潜力的评价。通过全面考虑发明的市场需求、市场竞争力，公司为保障申请专利的发明具有较好的经济效益奠定了基础。

日本日立公司制定的专利申请政策的焦点即是开发领先市场的产品。公司重视在产品开发中让专利权占有一席之地，这样做除了避免侵权纠纷的目的外，主要是为了提供公司创造领先市场的产品的能力。日立知识产权研究室主任小川克男有关申请专利以占领和获得市场的观点反映了日立公司重视从市场角度考虑申请专利的立场。小川克男认为，市场变化极快，因此只有领先市场的产品才能创造更大的利润。他还指出，我们被告知在早期挑选一些将来可能带来巨大利益的技术，并且在全球范围内为这些技术申请专利权，而且还要建立广泛的战略性专利权网络。他以日立自动气流传感器专利为例说明技术不一定很复杂的产品也能成为市场领先的产品，关键是以专利权加以护卫。

另外，在有的情况下，当市场前景不很明朗时，也有必要申请专利，这是因为，今天没有市场不等于明天没有市场。在有些情况下需要做出必要的市场储备。例如，有的企业申请专利的目的是为了进行“技术储备”，而不是尽快开发专利产品投入市场。当第一代专利产品发挥作用后再推出第二代产品，旨在延长第一代产品的寿命。也就是说，在侧重于“技术储备”策略时，潜在的市场而不是现实的市场才是企业申请专利着重考虑的。但是，如果企业因对潜在的巨大市场没有准确的预见而没有申请专利，有时就会造成战略性损失。美国施乐公司在1979年未对图形用户界面技术及时申请专利，就是一个典型例证。施乐公司的这项技术后来构成了苹果Macintosh和苹果windows个人电脑操作系统的基础，但当时公司管理层根本没有料到PC具有现在这样巨大的市场机会。

以上几点实际上是关于企业专利申请在什么情况下具有必要性的问题。除此之外，还应当考虑拟申请专利在法律上的可行性。并不是所有的专利申请都能够获得专利权，申请专利的发明创造需要符合法律规定的条件。为此，在必要性基础之上还需要论证专利申请的可行性，其中最重要的是确定申请专利的发明创造是否在专利法的保护范围之内，以及是否符合我国《专利法》规定的授权条件。当然，这些工作可以由企业的专利代理人完成。

在上述必要性和可行性论证的基础之上，企业一旦对其技术创新成果作出了申请专利的决策，下一步就是组织好专利申请工作了。专利申请本身也具有一些策略性因素。例如，向国外申请专利应在外国优先权期间进行。对于在本国暂不保护而外国保护的技术创新成果，可以先在本国申请专利以取得申请日、申请号后再向国外申请，以借助外国优先权获得多国专利保护。我国1992年修改《专利法》之前有些国内的药品、食品企业就是采取这种策略到外国申请专利的。

作为技术秘密保护

技术秘密属于秘密的一种。企业技术创新成果作为技术秘密保护，有一些优点。例如，企业不需要办理任何申请手续，也不需要支付任何费用。特别是竞争对手无法利用，只要企业采取的保密措施得当，可以长期获得对该技术的独占性利用，从而获得可观的经济效益，而不像专利保护有一定的时间限制。因此，在有些情况下，只要企业能够采取适当的保密措施使技术创新成果不被泄露，就可以考虑采用技术秘密的方式加以保护。这些情况主要有：

1.明显不能适用专利保护的企业技术创新成果

这类成果主要有：

技术创新成果不属于专利法保护的主题;

技术创新成果不具备专利性，尽管其商业价值可能较大。

2.虽然可以获得专利保护，但专利保护风险大，从技术、市场或经济方面分析，申请专利可能对竞争对手有利，或对自己并无多大益处

这类情况主要有：

竞争对手能够在研究专利说明书后轻易绕过的技术创新成果;

技术创新成果商业应用价值不大，申请专利会公开发明创造内容，而对自己并无经济利益方面的好处;

技术创新成果经济寿命周期短，申请发明专利有可能出现等到授权时该技术成果已有更先进的替代技术出现的情况。

3.通过保密该技术，可以明显得到长期的、无国界的独占市场，而该技术很难被他人通过反向工程或其他途径“破译”

这类情况以美国可口可乐公司的“可口可乐”饮料配方最具代表性。此外还如法国一公司在上个世纪初发明了一种玻璃纸生产方法，也是采用这种方式。美国杜邦公司曾耗资数百万美元，动用多年时间研制该生产方法却没有成功，只得通过非专利技术许可的形式使用该技术。

然而，企业技术创新成果作为技术秘密保护的风险也是很大的。风险因素主要有：

企业无权阻止他人通过反向工程破译该技术，一旦破译该技术，企业可能会遭受巨大损失;

企业技术秘密转让或许可他人使用后，如果受让人或被许可人泄露给善意第三人，那么这种转让或许可合同对该第三人并无约束力;

技术秘密一旦被他人擅自泄露、披露，尽管权利人可以根据法律的规定向侵权人追偿，由于该技术信息已经被社会公众所知悉，权利人将无法在事实上再获得对该技术的垄断;

完全不排除别人也在研制同一技术，在实行先申请原则的国家，他人先申请专利取得专利权后，将对本企业构成威胁。

因此，企业将技术创新成果作为技术秘密保护局限性也是明显的，在透明度越来越明显的今天，专利保护仍然是更主要的保护形式。企业选择技术秘密保护形式应当慎重，即使是在决定实施技术秘密方式保护后，也应注意与其他方法综合运用。

公开技术创新成果

公开技术创新成果适用于不适宜于申请专利、也不适宜于作为技术秘密保密的情况。它更多的是作为一种战略手段加以运用，即通过公开成果使竞争对手的专利申请丧失新颖性，阻止他人获得专利权。例如，据统计，欧美企业有78%的发明创造是由企业主动公开的，美国IBM公开的发明创造高达88%。但应注意，这里所说的公开决不是“和盘托出”，而是只要达到破坏竞争对手在以后专利申请的目的就够了，至于技术创新中的关键内容是不能轻易公开的，而且企业公开的范围在符合法律对新颖性要求的前提下越窄越好。

由于技术公开意味着不受任何法律保护，人人都可以自由利用，企业公开技术创新成果一定要慎之又慎。